La Crocs Inc. è una compagnia statunitense fondata da Lyndon Hanson, Scott Seamans, e George Boedecke nel luglio 2002. Ha sede a Boulder (Colorado), e commercializza sotto il proprio marchio una sorta di zoccoli in plastica leggera (realizzati precedentemente dalla canadese Foam Creations Inc). La prima vendita di 200 modelli avvenne nel novembre 2002, presso una fiera navale.
Nonostante una campagna pubblicitaria modesta, la vendita si è sviluppata anche al di fuori degli Stati Uniti. La linea dei prodotti è nota per il design originale e la comodità, grazie al materiale utilizzato che è studiato proprio per tali fini.
Nel novembre del 2004 la società Western Brands LLC, rivendicando la priorità della domanda depositata negli Stati Uniti d’America il 28 maggio 2004, aveva presentato all’EUIPO domanda di registrazione del disegno delle calzature in questione. La registrazione era stata concessa a livello comunitario l’8 febbraio 2005 . Il 3 novembre del 2005 il disegno comunitario era stato quindi trasferito alla Crocs.
Questo modello era stato registrato nel 2005 all’interno dell’Unione Europea dall’Ufficio della UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ma Crocs ne rivendica la paternità dal 28 maggio 2004, data del deposito di una domanda di brevetto negli Stati Uniti.
L’azienda statunitense aveva quindi cercato di vietare la commercializzazione di modelli simili venduti da società concorrenti, ma una di esse, la francese Gifi Diffusion, ha presentato nel 2013 un’azione di nullità presso l’EUIPO, affermando che il modello di Crocs era stato “reso pubblico” molto prima che fosse registrato.
Ora, secondo le regole europee, la registrazione di un modello può essere annullata se è stata resa pubblica dal suo titolare prima di un “periodo di 12 mesi precedente” la data di deposito o di priorità rivendicata, vale a dire, in questo caso 12 mesi prima del 28 maggio 2004.
Gifi Diffusion sostiene che il modello in questione sia stato messo in vendita e visualizzato sul sito Internet di Crocs, ma anche presentato durante una fiera in Florida prima del 28 maggio 2003, fatto che il marchio americano non contesta.
Contro tale registrazione aveva agito, avanti all’EUIPO, la Gifi Diffusion, la quale si oppone sostenendo la carenza di novità del disegno contestato poiché, a suo parere, lo stesso era stato divulgato prima del 28 maggio 2003. Come è noto, infatti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002 un disegno comunitario è oggetto di protezione quando possiede i requisiti di individualità e novità; e quest’ultima condizione non sussiste qualora il disegno sia stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (28 maggio 2004), salvo il caso in cui la divulgazione non potesse ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione Europea (art. 7).
Per “novità”, quale requisito richiesto per la registrazione, si intende: “un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima…” (art. 32 D.lg. 30/2005).
Vengono definiti nuovi quei disegni o modelli che non siano stati divulgati anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. La verifica della novità avviene tramite il confronto di non identità tra disegni o modelli che potrebbero sembrare identici. Due disegni o modelli si definiscono identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.
Il concetto di novità non deve essere inteso in senso assoluto. Infatti il legislatore, allo scopo di tutelare i designer che abbiano predivulgato, ha predisposto un periodo di grazia di 12 mesi dalla prima divulgazione in cui è possibile decidere se registrare validamente il disegno o modello già reso accessibile al pubblico (art. 34, comma 3, D.lg. 30/2005).
Per “Crocs”, con decisione del 6 giugno 2016, l’EUIPO aveva dichiarato la nullità del disegno contestato confermando la pre-divulgazione e dunque la carenza di novità. Secondo l’EUIPO, infatti, Gifi Diffusion aveva adeguatamente dimostrato che la divulgazione del disegno era avvenuta prima della registrazione statunitense. In particolare, gli zoccoli corrispondenti al disegno contestato erano stati pubblicati sul sito web della richiedente accessibile da tutto il mondo, erano stati esposti, riscuotendo un enorme successo, in occasione del salone nautico internazionale svoltosi a Fort Lauderdale in Florida e, non per ultimo, erano stati messi in vendita attraverso un distributore e diversi rivenditori in numerosi Stati degli USA. A parere dell’EUIPO, il prodotto riferibile al disegno era così entrato a far parte del patrimonio conoscitivo anche degli specialisti del settore operanti nell’Unione Europea. La Crocs aveva quindi proposto ricorso avverso tale decisione di fronte al TUE, sostenendo che tali divulgazioni (incontestate) non potessero essere conosciute nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione Europea.
Nella sentenza in oggetto, il Tribunale ricorda innanzitutto che “per valutare se gli atti di divulgazione non possano ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, che operano all’interno dell’Unione europea, occorre esaminare se, sulla base dei fatti allegati dalla parte che contesta la divulgazione, è appropriato ritenere che non sarebbe stato effettivamente possibile per quegli ambienti essere a conoscenza degli eventi che costituiscono la divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può ragionevolmente essere richiesto a tali ambienti in termini di conoscenza dell’arte nota”.
Sulla base di tale giurisprudenza, il TUE rigetta il ricorso di Crocs ritenendo le sue tesi difensive incapaci di smentire le conclusioni dell’EUIPO e non adeguatamente dimostrate. In particolare, in assenza di prove in merito, non viene considerata accoglibile la difesa secondo cui era “improbabile” che operatori europei trovassero il sito web di Crocs nell’esercizio della loro normale attività commerciale, posto che il sito web era accessibile da tutto il mondo e Crocs non aveva dimostrato che non ci fosse stato traffico internet originato dalla UE. In assenza di prove contrarie, viene considerato difficile anche immaginare che l’esposizione alla fiera internazionale di Fort Lauderdale, di cui proprio Crocs pubblicizzava il grande successo nel proprio website, non fosse stata frequentata da espositori o visitatori europei. Infine, il fatto stesso che gli zoccoli fossero stati posti in vendita in numerosi Stati americani rendeva inverosimile che gli stessi fossero sconosciuti agli operatori europei, vista anche l’influenza delle tendenze commerciali americane sul mercato dell’Unione.
Infine, il Tribunale rigetta la difesa di Crocs secondo cui ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sarebbe capace di escludere la novità del disegno, per conoscenza degli ambienti interessati nella UE, solo una divulgazione così diffusa da superare una data soglia quantitativa. In merito, il TUE si limita a osservare “che la disposizione non prevede alcuna soglia quantitativa per quanto riguarda la conoscenza effettiva degli atti di divulgazione”.
Il 14 marzo 2018, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) si è pronunciato nella causa T-651/16 tra la società Crocs, da un lato, e l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) e la società Gifi Diffusion, dall’altro. La decisione ha avuto una notevole eco per avere dichiarato la nullità per pre-divulgazione dei notissimi zoccoli dell’azienda ricorrente.
Il disegno delle Crocs non è nuovo, dice il Tribunale dell’Unione Europea
In conclusione, il Tribunale ha quindi confermato la decisione dell’EUIPO, con sentenza che tuttavia Crocs ha già impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia europea ha promulgato una decisione che annulla la protezione concessa nell’Unione Europea alle famose calzature in plastica del marchio Crocs, che non potrà quindi più invocarla per opporsi alla commercializzazione di modelli simili da parte dei suoi concorrenti nel mercato unico, questo significa che non c’è contraffazione né incriminazione penale per chi vende i sandali di plastica privi del marchio Crocs, ma con lo stesso disegno.
Il valore economico di tale decisione è facilmente calcolabile tenendo presente che, nel 2017 Crocs ha ottenuto un fatturato di 1,023 miliardi di dollari (834 milioni di euro), per un calo dell’1,7% a cambi costanti. Le sue vendite in Europa nei diversi segmenti di prodotto sono arrivate a 172 milioni di dollari (139 milioni di euro). Il marchio controlla 86 punti vendita monomarca nel Vecchio Continente.