La Ferrari 250 GTO del 1962 è famosa per essere l’auto più costosa mai battuta all’asta.
Dopo aver ottenuto questo titolo nel 2014, per essere stata venduta ad un prezzo superiore a 38 milioni di dollari, quattro anni dopo grazie al prezzo di vendita di oltre 48 milioni di dollari è diventata, non solamente l’auto più costosa di sempre battuta all’asta, ma anche l’oggetto più caro venduto nel 2018.
La forma della Ferrari 250 GTO è stata registrata nel 2008 come marchio dell’Unione Europea (“MUE”). Dieci anni dopo la registrazione, prende il via una contesa tra la Ferrari e la casa automobilistica Ares Design, dopo l’annuncio di quest’ultima del progetto di ammodernamento e di reinterpretazione della Ferrari 250 GTO del 1962. Ares Design presenta, quindi, domanda all’European Intellectual Property Office (“EUIPO”) per ottenere la cancellazione del marchio di forma registrato dalla Ferrari sulla base della mancanza di uso effettivo del marchio per cinque anni consecutivi.
La divisione di Annullamento dell’EUIPO si è quindi trovata a valutare le prove fornite dalle parti per verificare se la Ferrari abbia utilizzato il marchio costituito dalla forma della Ferrari 250 GTO nel periodo di riferimento (dal 2013 al 2018). Questione complicata, dato che quel modello di Ferrari è stato effettivamente in produzione solo tra il 1962 e il 1964, ben prima che il marchio fosse registrato.
Per quanto concerne il “non uso del marchio”, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/1001, il cosiddetto “RMUE”), il titolare del marchio perde i suoi diritti nel caso in cui il suo marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Si tratta di un caso di decadenza, che produce effetti a partire dalla data della domanda (da non confondersi con la nullità, che rimuove la registrazione del marchio con effetto retroattivo).
Perché vi sia decadenza per non uso, è necessario che un soggetto faccia domanda all’EUIPO, istaurando il giudizio di fronte alla divisione di Annullamento.
L’onere della prova ricade, tuttavia, sul titolare del MUE, che dovrà fornire elementi sufficienti per dimostrare di aver effettivamente usato il marchio nel periodo di riferimento in quanto non si può esigere dal richiedente di provare un fatto negativo (il non uso).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’uso effettivo consiste in uno sfruttamento reale del marchio che sia conforme alla sua funzione essenziale, vale a dire distinguere il prodotto contrassegnato dal marchio da quello di altre imprese, garantendo al consumatore finale l’identità di origine del bene.
La Corte ha sottolineato come la tutela del marchio verrebbe meno “ove il marchio perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per le merci ed i servizi cui è apposto rispetto alle merci o ai servizi di altre imprese” (C-40/10, punto 37).
Nel caso della Ferrari, il modello 250 GTO era stato ritirato dalla produzione ben prima che il marchio fosse registrato, tanto che Ares Design ha sostenuto che il marchio fosse stato registrato in mala fede.
Ad ogni modo, la divisione di Annullamento dell’EUIPO ha considerato ininfluente questo rilievo di Ares Design sul giudizio in corso, soffermandosi unicamente sulla valutazione delle prove portate da Ferrari per dimostrare l’uso effettivo del MUE.
Nella sentenza succitata, la Corte di Giustizia aveva affermato che, nel caso di merci non offerte sul mercato ex novo, l’uso effettivo si avrebbe nel caso in cui il marchio fosse “realmente utilizzato dal suo titolare per elementi che entrano nella composizione o nella struttura di tali prodotti ovvero per merci o servizi che sono direttamente pertinenti ai prodotti già in commercio e puntano a soddisfare i bisogni della medesima clientela”.
Tuttavia, la Ferrari non è stata in grado di sfruttare questo argomento a proprio favore. Per i servizi che offriva con riguardo agli esemplari in commercio del modello 250 GTO i marchi effettivamente utilizzati nel senso sopra detto erano i segni corrispondenti alla parola “Ferrari” e al simbolo del “Cavallino rampante”, non certo la forma della Ferrari 250 GTO. L’unico caso in cui la divisione di Annullamento ha ritenuto che il marchio di forma fosse usato correttamente dalla casa automobilistica era quello delle macchinine giocattolo e dei modellini che questa ancora produce.
Per tali motivi, la divisione di Annullamento dell’EUIPO ha quindi dichiarato la decadenza del MUE per i beni e servizi ricompresi nelle classi 12 e 25 e per alcuni beni e servizi della classe 28, mantenendo quindi la registrazione del marchio solo per i veicoli giocattolo e per i modellini in scala.
La decisione della Ferrari di proteggere il design del suo veicolo iconico tramite la registrazione di un marchio di forma si è rivelata una strategia inefficace. In ogni caso, anche il vero e proprio diritto di design avrebbe fallito a questo scopo, vista la copertura limitata a un massimo di 25 anni dalla registrazione, che deve essere effettuata quando il design è nuovo.
Tuttavia, l’anno scorso il Tribunale di Bologna si è pronunciato a favore della Ferrari, sostenendo che la forma della Ferrari 250 GTO, gode di una tutela diversa rispetto a quella fornita dalla registrazione del marchio di forma ed è protetta dal diritto d’autore, in quanto vera e propria “opera d’arte”.