IL CUBO DI RUBIK

Il cubo di Rubik non è più un marchio. Addio copyright: il cubo poteva tutt’al più essere registrato come brevetto, cosa che però non è stata fatta, per cui, anche il cubo di Rubik diventa di libera riproduzione.

Con la sentenza del 26 ottobre 2019, causa n. T-601/17, il Tribunale UE ha confermato l’annullamento del marchio UE consistente nella forma del cubo di Rubik.

È stato definitivamente accertato che le caratteristiche essenziali della forma sono necessarie a conseguire il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione del cubo.

La forma non avrebbe pertanto potuto essere registrata come marchio dell’Unione europea, visto quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. e), n. ii), del Regolamento (CE) n. 40/94.

L’art. 7, infatti, elenca gli “Impedimenti assoluti alla registrazione”, “sono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente:

1. i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
2. ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

       3.iii) dalla forma che da’ un valore sostanziale al prodotto”.

Questo significa che se è legittimo registrare un marchio di forma, questa forma non deve pero’ essere connaturata alla natura stessa del prodotto o essere quell’elemento funzionale indispensabile al prodotto per conseguire un risultato di tipo tecnico o ancora costituire l’elemento “forma”, il principale elemento estetico per cui il segno viene in se’ valutato dal pubblico.

La vertenza in esame trae origine dal fatto che, nel 1996, una società britannica, che gestisce i diritti di proprietà intellettuale connessi al famoso puzzle noto con il nome di “cubo di Rubik”, ha presentato domanda di registrazione della forma di cubo come marchio tridimensionale dell’Unione europea.

Va precisato che registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando si tratta di forma non consueta, arbitraria o di fantasia.

La regola generale che emerge da alcune sentenze in materia è che la forma tridimensionale di un prodotto deve possedere, da sola, carattere di distintività, ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

La Corte di Giustizia Europea è stata più volte chiamata in causa in occasione di ricorsi contro decisioni ostative verso registrazioni di marchi tridimensionali. A volte è successo che dei marchi tridimensionali siano stati registrati in una nazione ed abbiano invece ricevuto parere negativo nel momento in cui sono stati estesi a livello comunitario.

Le differenze tra un marchio tridimensionale ed un modello di design non sono ben definite e generano spesso dubbi interpretativi. Un utile elemento di valutazione (oltre alla distintività) è dato dalla differenza tra prodotti aventi una forma intrinseca o meno.

Se un prodotto possiede una forma intrinseca, discendente direttamente dalle sue caratteristiche, ad esempio un chiodo, la sua confezione dovrà assecondare tale forma intrinseca e difficilmente potrà essere oggetto di una domanda di marchio tridimensionale.

Se un prodotto non possiede una forma intrinseca, significa che non ha una sua forma definita, ad esempio un liquido, e si adatta ad una confezione di qualsiasi forma; in tal caso è più facile che una confezione possa essere oggetto di una domanda di marchio tridimensionale, sempre però a condizione che la stessa possegga distintività ed abbia una forma di fantasia.

La richiesta di registrazione “cubo di Rubik”, come marchio tridimensionale dell’Unione europea è stata poi accolta nel 1999 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Nel 2006 una società tedesca ha successivamente presentato domanda di annullamento del marchio tridimensionale, deducendo che esso comportava una soluzione tecnica, costituita dalla capacità di rotazione su sè stesso del cubo, per cui detto meccanismo poteva trovare tutela solamente a titolo di brevetto e non invece come marchio.

L’EUIPO ha però rigettato la domanda di annullamento in quanto l’Ufficio ha ritenuto che la registrazione del marchio non poteva ritenersi contraria rispetto a quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. e, punto ii, del Regolamento (CE) n. 40/94.

L’EUIPO ha difatti osservato che l’annullamento di un marchio tridimensionale può essere disposta solamente sulla base dell’esame della rappresentazione del segno distintivo, così come è stato depositato da chi ha presentato la domanda di registrazione e non in relazione a qualsiasi caratteristica non visibile del prodotto. Nel caso di specie, la rappresentazione del marchio era costituita dalla prospettiva tridimensionale di un cubo (3 x 3), ove ogni lato del quadrato era separato dai lati vicini da un contorno di colore nero. La rappresentazione grafica non era però indicativa di una funzione particolare nonostante si trattasse di un puzzle tridimensionale. Non era comunque necessario prendere in considerazione la ben nota capacità di rotazione dei reticoli orizzontali e verticali del cubo, prima di osservare che la struttura a griglia cubica non forniva alcuna indicazione in merito al suo funzionamento. Per l’Ufficio era quindi impossibile concludere che la struttura potesse impartire un qualsivoglia vantaggio tecnico od effetto in relazione al puzzle tridimensionale.

La società tedesca ha quindi proposto domanda per l’annullamento della decisione dell’EUIPO, ma il ricorso veniva respinto da parte del Tribunale UE con sentenza del 25 novembre 2014.

Il Tribunale UE ha affermato che la caratteristica essenziale del marchio era rappresentata, da un lato, dalla forma del cubo e, dall’altro, dalla struttura a griglia che appariva su ogni superficie dello stesso. Si trattava di caratteristiche che, secondo quanto accertato dal giudice europeo, non potevano svolgere alcuna funzione tecnica. Il Tribunale UE ha pertanto rigettato i motivi di doglianza riguardanti la questione inerente la capacità di rotazione dei singoli elementi del cubo, osservando che detti motivi erano basati sulla conoscenza della possibilità di far ruotare i reticoli, verticali ed orizzontali, del cubo di Rubik. D’altronde la soluzione tecnica che caratterizza il puzzle non deriva dalle caratteristiche della forma, bensì proprio da un meccanismo interno invisibile del cubo. L’EUIPO aveva pertanto correttamente deciso di non prendere in considerazione il meccanismo non visibile al fine di valutare la funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio. La forma del cubo non svolgeva in definitiva alcuna funzione tecnica, donde era possibile concedere la tutela del segno come marchio.

Con sentenza del 10 novembre 2016, la Corte di giustizia europea ha successivamente accolto l’impugnazione promossa dalla società tedesca, decretando l’annullamento della sentenza del Tribunale UE e della decisione dell’EUIPO.

Nell’assumere la propria decisione, la Corte di giustizia europea ha, in via preliminare, osservato che il Tribunale UE aveva correttamente identificato le caratteristiche essenziali del marchio, vale a dire la forma del cubo e la sua struttura a griglia. Con riferimento alla questione relativa all’idoneità di queste caratteristiche essenziali ad assolvere una funzione tecnica, la Suprema Corte ha tuttavia evidenziato che il Tribunale UE aveva errato nel valutare i motivi proposti dal ricorrente inerenti al fatto che le linee di colore nero e la struttura a griglia su ogni superficie del cubo potessero soddisfare una funzione tecnica. La Corte di Giustizia europea ha infatti evidenziato che, al fine di analizzare la funzionalità del marchio in forza di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 40/94, le caratteristiche essenziali di una forma vanno valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto in esame. Sulla base di tale presupposto, la Corte di giustizia europea ha precisato che il Tribunale UE avrebbe dovuto non solo definire la funzione tecnica del puzzle tridimensionale, ma avrebbe dovuto tenere in considerazione anche la funzionalità delle caratteristiche tecniche del marchio. È questa una valutazione che si sarebbe dovuta assumere, prendendo in considerazione anche gli elementi ulteriori relativi al funzionamento del puzzle.

La Corte di giustizia europea ha, pertanto, obiettato che, nel caso di specie, il Tribunale UE aveva dato una interpretazione troppo restrittiva dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 40/1994 per quanto concerne l’esame delle funzionalità delle caratteristiche del marchio. La forma, come rappresentata graficamente, avrebbe dovuto essere presa come punto di partenza della valutazione, ma si sarebbero dovuti considerare anche gli elementi funzionali invisibili rappresentati dalla forma stessa, vale a dire la capacità di rotazione dei singoli elementi individuali del puzzle tridimensionale che connota proprio il cubo di “Rubik”.

L’EUIPO è stata pertanto chiamata ad adottare un nuovo provvedimento in conformità alle osservazioni formulate dalla Corte di giustizia europea nella pronuncia del 10 novembre 2016.

Con decisione del 19 giugno 2017, l’EUIPO ha conseguentemente dichiarato l’invalidità del marchio in contestazione.

L’Ufficio ha evidenziato che la rappresentazione del marchio rivelava tre caratteristiche essenziali, vale a dire la forma complessiva del cubo, le linee nere ed i piccoli quadrati su ogni faccia del cubo, nonché la differenza di colorazione sui sei facce del cubo.

L’EUIPO statuiva che le caratteristiche essenziali erano necessarie conseguire il risultato tecnico che poteva essere raggiunto effettuando la rotazione sull’asse, verticale ed orizzontale, delle file di piccoli cubi di colore differente che componevano un cubo più grande, sino a quando i nove quadrati di ogni faccia del cubo avevano il medesimo colore.

In considerazione del fatto che ogni caratteristica essenziale del marchio era necessaria per raggiungere la sua funzione tecnica, l’EUIPO ha dunque decretato l’annullamento della registrazione per violazione dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 40/94.

La società britannica proprietaria del diritto sul marchio ha pertanto impugnato la decisione dell’EUIPO avanti al Tribunale UE, eccependo la non corretta applicazione dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 40/94.

Si rammenta innanzitutto che, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (CE) n. 40/94, il segno che rappresenta la forma di un prodotto può essere registrato come marchio a condizione che esso possa essere rappresentato graficamente ed abbia la capacità di distinguere i prodotti od i servizi di una impresa rispetto alle altre.

La registrazione è tuttavia esclusa per i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, visto quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. e), n. ii), del Regolamento (CE) n. 40/94.

Il Tribunale UE ha in primis evidenziato che l’EUIPO aveva commesso un errore di valutazione nel ritenere che la caratteristica essenziale del marchio potesse essere rappresentata dalla differenza di colorazione sulle sei facce del cubo.

Alla luce del semplice esame visivo della rappresentazione grafica del marchio, il Giudice europeo ha costatato che non può essere affermato che ogni singola faccia del cubo, differente rispetto a quella divisa in quadratini più piccoli, presenta una diversa colorazione. Solo due tipi di tratteggio, verticale e diagonale, sono visibili nella rappresentazione grafica e non rivelano punti o motivi grafici.

Il Tribunale UE ha difatti osservato che è difficile poter individuare con sufficiente precisione una diversa colorazione delle sei facce del cubo in mancanza della descrizione del marchio o dell’indicazione di colori nella domanda di registrazione. A ciò si aggiunge il fatto che nella domanda di registrazione del marchio, il richiedente non aveva, in specie, fatto alcun cenno alla presenza di alcun colore su ogni singola faccia del cubo.

E più specificatamente il richiedente non aveva mai richiesto che il marchio contenesse alcun elemento decorativo o fantasioso consistente in colori che potesse giocare un ruolo importante ai fini della registrazione.

Il Tribunale UE ha infatti evidenziato che il richiedente aveva dichiarato che la presenza del tratteggio sulle facce del cubo aveva lo scopo di rendere chiara ed intelligibile la rappresentazione bidimensionale della forma tridimensionale del cubo.

Il Tribunale UE ha, in conclusione, osservato che le caratteristiche essenziali del marchio erano limitate dalla forma complessiva del cubo, nonché dalle linee nere e dai piccoli quadrati su ogni faccia del cubo stesso. Si tratta di caratteristiche che rappresentano gli elementi costitutivi della forma, ossia gli elementi che sono essi stessi tridimensionali o che delineano i contorni della forma tridimensionale.

Il Tribunale UE ha poi constatato che il ricorrente non aveva formulato alcun argomento in grado di mettere in discussione la piena validità della definizione di risultato tecnico, così come precisata dall’EUIPO nella decisione oggetto di impugnazione.

Il Tribunale UE ha accertato che il marchio rappresenta la forma del prodotto per il quale era stata la registrazione.

Il cubo di Rubik è notoriamente conosciuto come un gioco che ha come scopo quello di completare un puzzle formato da un cubo colorato tridimensionale. La finalità del gioco è raggiunta attraverso la rotazione sull’asse, verticale ed orizzontale, di fila di cubi più piccoli di colore differente sino a quando i nove quadrati di ogni faccia del cubo hanno il medesimo colore. La funzione tecnica si realizza dunque mediante la rotazione dei cubi in modo da raggrupparli nel giusto colore sulle sei facce del puzzle ovvero sistemando i cubi più piccoli coerentemente su ciascuna delle sei facce del cubo.

Il Tribunale UE ha poi esaminato la questione relativa alle funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio. È stato accertato che la caratteristica essenziale del marchio è costituita dalle linee nere che si intersecano, verticalmente ed orizzontalmente, su ogni faccia del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di eguale dimensione.

Il Tribunale UE ha ritenuto che questa caratteristica essenziale è necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto, così come peraltro sostenuto anche dall’EUIPO. Le linee nere rappresentano infatti una separazione fisica tra i diversi cubi piccoli che consente al giocatore di ruotare ciascuna fila di cubi piccoli indipendentemente dalle altre. Si tratta di un sistema che permette di raggruppare i piccoli cubi secondo lo schema di colore desiderato sulle sei facce del cubo.

Il Tribunale UE ha osservato che codesta separazione fisica è necessaria per far ruotare, verticalmente ed orizzontalmente, le diverse fila di piccoli cubi grazie ad un meccanismo posto al centro del cubo. In mancanza di questa separazione fisica è pertanto evidente che il cubo non sarebbe altro che un semplice blocco solido in cui nessuno degli elementi individuali potrebbe muoversi indipendentemente.

Il Tribunale UE è infine concorde con la valutazione formulata dall’EUIPO secondo cui la forma del cubo è inscindibile, da un lato, dalla struttura a griglia costituita dalle linee nere che si intersecano su ogni faccia del cubo e dividono ciascuna di esse in nove cubi più piccoli di eguale dimensione ripartiti in file di 3 x 3 e, dall’altro, dalla funzione del gioco che è quella di far ruotare, verticalmente ed orizzontalmente, le fila dei piccoli cubi. Per tale ordine di motivi, la forma del prodotto è necessariamente quella di un cubo cioè di un esaedro regolare.

Il Tribunale UE ha, in conclusione, affermato che le due caratteristiche del marchio correttamente individuate come essenziali dall’EUIPO, vale a dire la forma complessiva del cubo e le linee nere ed i piccoli quadrati su ogni faccia del cubo, erano necessari al fine di ottenere il risultato tecnico.

A ciò si aggiunge il fatto che, nonostante la presenza di diversi colori sulle sei facce del cubo non costituisca una caratteristica essenziale del segno, le caratteristiche del marchio in contestazione, correttamente indicate come essenziali dall’EUIPO, sono comunque necessarie al fine di conseguire il risultato tecnico del prodotto rappresentato dalla forma di cubo.

È quindi stato accertato che il marchio ricade sotto l’ambito di applicazione del divieto previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 40/94.

Il Tribunale UE, con sentenza del 26 ottobre 2019, ha pertanto respinto il ricorso e confermato la decisione assunta dall’EUIPO in quanto la forma di cubo non può essere oggetto di registrazione come marchio dell’Unione europea.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza europea, l’autorità competente, per esaminare le caratteristiche funzionali di un marchio, dovrà compiere un esame dettagliato che tenga conto degli elementi necessari per identificare propriamente le caratteristiche essenziali del segno distintivo, utilizzare tutte le informazioni ulteriori sul prodotto, in aggiunta alla rappresentazione grafica ed alla descrizione effettuate al momento della domanda di registrazione.