Nell’agosto 2011, Lionel Andrés Messi, ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare, come marchio dell’Unione europea, un segno figurativo, sfruttando la fama ottenuta dal proprio nome, per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport.
Nel novembre dello stesso anno, il sig. Jaime Masferrer Coma si è opposto alla registrazione di questo marchio, invocando un rischio di confusione con i marchi dell’Unione europea denominativi MASSI registrati, in particolare, per articoli di abbigliamento, calzature, caschi per ciclisti, articoli di protezione e guanti (i diritti di tali marchi sono stati trasferiti nel maggio 2012 alla società spagnola J.M.-E.V. e hijos).
La risoluzione dei problemi in questa materia è particolarmente soggetta alle evoluzioni della giurisprudenza (comunitaria e nazionale) e alle particolarità del caso concreto. I criteri tecnici di distinzione, quelli che riguardano la somiglianza figurativa o la comunanza di termini, sono certamente il primo strumento di risoluzione e vengono spesso affiancati dall’analisi del mercato di riferimento. Chiaramente il rischio di confusione è maggiore quando i prodotti contraddistinti da marchi similari si rivolgono allo stesso mercato e alla medesima platea di consumatori.
Nel caso in esame, è facile comprendere quali fossero le preoccupazioni del Sig. Coma, inizialmente sposate dall’EUIPO: tra MASSI e MESSI c’è solo una lettera di differenza ed entrambe le imprese avrebbero commercializzato prodotti per l’abbigliamento sportivo.
Spesso viene considerata dirimente la notorietà del marchio. Tanto più il marchio è notorio, già conosciuto sul mercato o affiliato a prodotti che hanno un target di consumatori ben individuato e fidelizzato, tanto più è probabile che possa riceve maggiore tutela rispetto al marchio che deve ancora introdursi nel mercato o al marchio che è già sul mercato ma che non gode della stessa notorietà. La notorietà, inoltre, non deve necessariamente riferirsi al nome del prodotto o al nome della società che lo commercializza.
Nel 2013, l’EUIPO ha accolto l’opposizione ed il famosissimo calciatore ha deciso di presentare ricorso all’EUIPO che, però, è stato respinto nell’aprile 2014 ritenendo sostanzialmente sussistente un rischio di confusione tra i segni MASSI e MESSI facendo prevalere, in questo caso, esclusivamente il principio generale dell’anteriorità della registrazione.
Il campione decide di proporre ricorso e la decisione dell’EUIPO viene annullata dal Tribunale Ue, con sentenza del 26 aprile 2018, fondata principalmente sul fatto che la notorietà di Messi neutralizzasse le somiglianze visive e fonetiche tra i due segni ed escludesse qualsiasi rischio di confusione.
La notorietà del nome del calciatore Messi era fatto notorio a tutti o comunque riconoscibile secondo la Corte e l’EUIPO avrebbe dovuto tenerne conto nella valutazione della richiesta di registrazione e nella valutazione della successiva opposizione fatta dalla società spagnola MASSI.
La notorietà del nome Messi è un “fatto notorio” e la Corte ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società spagnola, la questione della notorietà di cui gode il sig. Messi rientrava già nell’oggetto della controversia dinanzi all’EUIPO.
Gli argomenti invocati nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale, che consistono solamente nel menzionare fatti notori, non possono essere considerati nuovi: quindi il Tribunale ha correttamente statuito che, dato che la notorietà del nome Messi, in quanto cognome di un calciatore conosciuto in tutto il mondo e in quanto personaggio pubblico, costituiva un “fatto notorio” (cioè un fatto che può essere conosciuto da chiunque o di cui si può venire a conoscenza tramite fonti generalmente accessibili), tali fonti erano elementi che erano disponibili per l’EUIPO nel momento in cui ha adottato la sua decisione e di cui avrebbe dovuto tener conto nell’ambito della sua valutazione della somiglianza concettuale tra i segni MASSI e MESSI.
La Corte di Giustizia Europea ricorda che la valutazione diretta a stabilire se un segno abbia, nella mente del pubblico, un significato chiaro e determinato può, di conseguenza, vertere sia sul segno che costituisce il marchio anteriore (nella fattispecie MASSI) sia sul segno che corrisponde al marchio di cui si chiede la registrazione (nella fattispecie MESSI).
La Corte osserva che, al pari della notorietà del marchio anteriore, l’eventuale notorietà della persona che chiede che il proprio nome sia registrato come marchio in un momento posteriore è uno degli elementi rilevanti per valutare il rischio di confusione, dal momento che tale notorietà può avere un’influenza sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
In altre parole, grazie alla notorietà di Messi il rischio di confusione non c’è e il campione potrà continuare a commercializzare i prodotti sportivi con il suo brand.
Pertanto, avendo rilevato che il pubblico di riferimento percepiva i segni MASSI e MESSI come diversi sotto il profilo concettuale, poteva essere riconosciuta la corretta registrazione del marchio “MESSI” a livello comunitario
L’EUIPO e la società J.M.-E.V. e hijos hanno impugnato la sentenza del Tribunale.
Nel 2019, Messi, prima ancora che la Corte si pronunciasse, ha aperto un primo punto vendita a Barcellona con il suo brand.
La CGUE osserva che, indipendentemente dalla somiglianza concettuale dei due segni MASSI e MESSI, la notorietà del calciatore argentino e ciò che questo nome rappresenta nel mondo sportivo a livello mondiale è talmente accessibile e riconosciuta a livello globale da escludere che la percezione del pubblico possa essere distorta ed il 17 settembre 2020, con il rigetto delle impugnazioni presentate dalla J.M.-E.V. e dall’EUIPO, Messi vince ancora.